Met vennootschap geinvesteerd in activa waar potentieel patent schending op zit

[jebuske]

Hallo,

Wij hebben met onze vennootschap een investering gedaan in een waterpark. Hiervoor hebben wij toen contact opgenomen met de EU distributeur die in Engeland gelegen was. Zij hebben voor ons een design en de offerte opgemaakt en de factuur hebben wij ook van hen ontvangen. De betaling van de factuur diende echter rechtstreeks aan Amerika te gebeuren (het bedrijf dat het waterpark ontwikkeld heeft).

Nu willen wij onze vennootschap verkopen en de potentiele overnamekandidaat denkt dat er een patent inbreuk is op het waterpark. Zij hebben schrik dat deze patentinbreuk uiteindelijk tot een schadeclaim op de vennootschap zou leiden en vragen hiervoor garanties.

Vanuit ons oogpunt (niet juridisch geschoold) lijkt dit raar omdat wij:
1) het park ter goede trouw hebben gekocht via een EU distributeur
2) Wij niet verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het park noch het creëren van een patent inbreuk

De andere partij beweert echter dat er een probleem kan ontstaan doordat wij de factuur rechtstreeks aan het bedrijf in de VS hebben betaald.

Zou iemand van jullie mij hier wat meer duidelijkheid kunnen over verschaffen? Is er effectief een risico dat de patentinbreuk bij ons terecht zou komen moest er ten eerste al sprake zijn van deze inbreuk?
Op dit moment is zowel onze distributeur nog actief in de UK als een nieuwe EU distributeur die vanuit Duitsland handelt. Op hun website en in hun brochures kon ik ook terugvinden dat ze zeggen dat alle obstakels EU approved zijn.

Alvast bedankt

[Fortuin]

Dat is toch al een zéér specifieke vraag, die een gespecialiseerd IP advocaat voor u zou moeten kunnen beantwoorden.

Enkele bemerkingen:
1. Facturen kunnen normaal gezien enkel betaald worden aan de rechtspersoon die de factuur uitschrijft. Kan er geen attest / brief bekomen worden van de Amerikaanse vennootschap dat u de IP rechten bezit op uw eigen designs? Dat zou al een groot deel van het probleem oplossen.

2. Als u verkoopt aan een private equity fonds dan moet je er rekening mee houden dat men vaak alles uit de kast haalt (garanties, clausules, etc) om zo weinig mogelijk te moeten betalen. Dat is vaak uit eigenbelang, als stok achter de deur bij bijvoorbeeld een earn out.

Of het een probleem zal zijn kan ik niet zeggen. Ik had echter de factuur niet rechtstreeks aan de US betaald, behoudens een contract met bevestiging waarin u de nodige rechten zou ontvangen.

[jebuske]

Allereerst hartelijk dank voor de reactie.

Even wat verduidelijken:

- het gaat hier om de verkoop van onze aandelen aan een privé overnemer

- de obstakels die we gekocht hebben zijn niet door ons gedesignd maar door het bedrijf aan wie we de factuur betaald hebben in de VS. De factuur staat inderdaad ook op hun naam.

- in de brochure van de Europese verdeler staat dat alle obstakels EU approved zijn. Aangezien we uit deze bestaande designs hebben gekozen, hebben wij ons bij aankoop geen vragen gesteld ivm mogelijke patentinbreuken noch hebben wij hier de kennis over om dat zelf na te gaan.

[Fortuin]

Valt de EU verdeler onder dezelfde groep, of is dat een andere partij / derde?

Mijn "gut feeling" (maar dat is zonder alle feiten te kennen) zegt dat in zo'n relatie een patentinbreuk toch wel raar zou zijn. Je hebt gewoon een bestaand object gekocht. Waarom zou het Amerikaanse bedrijf daarna afkomen met een claim? Ze hebben u het item immers zelf verkocht, mogelijk via tussenpersoon.

Advocaten moet je bij overnames goed in de hand houden en niet gewoon laten doen. Anders komen die met zotte dingen af die helemaal naast de kwestie zijn (met een zware overnameovereenkomst tot gevolg...).

[jebuske]

Het risico ligt er volgens de overnamekandidaat in dat een patent van een concurrerende leverancier geschonden zou zijn door onze Amerikaanse leverancier.

Sorry voor de onduidelijkheid.